Registro de marca no INPI: como proteger o nome da empresa e evitar disputas empresariais

A empresa existe há onze anos, tem clientela fiel e o nome é conhecido na região. Até o dia em que chega uma notificação extrajudicial de uma empresa de outro estado, com registro concedido no INPI, exigindo que ela pare de usar o próprio nome em trinta dias.

O dono reage como quase todos reagem: “mas eu uso há onze anos”. No direito brasileiro de marcas, isso quase nunca basta. A propriedade da marca não decorre do uso nem da antiguidade. Decorre do registro.

Este texto é sobre o que o registro protege, o que ele não protege, e o que fazer quando alguém chegou primeiro.

O registro é constitutivo, e isso muda tudo

O art. 129 da Lei 9.279/96 estabelece que a propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, garantindo ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional no ramo de atividade correspondente.

Repare nas duas limitações contidas nessa frase. A exclusividade é nacional, mas é setorial: vale para o ramo em que foi concedida. E ela nasce do registro, não do uso, o que inverte a intuição de quem construiu reputação ao longo de anos sem nunca ter protocolado nada.

Há uma exceção importante e estreita. O § 1º do mesmo art. 129 assegura direito de precedência a quem, de boa-fé, usava marca idêntica ou semelhante há pelo menos seis meses antes do depósito do terceiro, para distinguir produto ou serviço igual ou afim. É uma janela real, mas exige prova de uso anterior e precisa ser exercida no momento certo.

Nome empresarial na Junta não é marca

Essa confusão aparece quase toda semana. Registrar a empresa na Junta Comercial protege o nome empresarial, e com alcance estadual. Não dá direito de marca.

Na prática, é possível ter o nome regularmente registrado na Junta do seu estado e ainda assim ser obrigado a parar de usá-lo como marca por força de um registro no INPI feito por outra empresa. São dois sistemas distintos, com órgãos, âmbitos e efeitos diferentes.

O mesmo vale para o domínio na internet. Ter o site no seu nome não cria direito de marca, e o titular de registro no INPI pode pleitear a transferência do domínio.

A classe certa, e por que registrar em uma só costuma ser pouco

O registro é concedido para classes de produtos e serviços da Classificação de Nice. Marca registrada em vestuário não impede, por si, o uso do mesmo sinal em software.

Para o negócio médio, a decisão prática é cobrir a atividade atual e as adjacências para onde a empresa deve caminhar nos próximos anos. Ampliar depois significa nova fila, novo custo e o risco de encontrar o caminho ocupado.

Há ainda a escolha da natureza do registro. A marca nominativa protege o nome em si, independentemente de como é escrito. A figurativa protege o desenho. A mista protege o conjunto. Quem registra apenas a mista, achando que está protegido, deixa o nome disponível para quem quiser usá-lo com outra tipografia.

O registro não é o fim: manter é obrigação

Concedido o registro, ele vige por dez anos e é prorrogável por períodos iguais. Perder o prazo de prorrogação extingue o direito, e recuperar depois nem sempre é possível.

Há também a caducidade. Nos termos do art. 143 da Lei 9.279/96, o registro pode ser extinto a pedido de terceiro se, decorridos cinco anos da concessão, a marca não tiver sido usada no Brasil ou seu uso tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos. Registro guardado na gaveta é registro em risco.

Vale o mesmo cuidado com licenciamento: contrato de licença produz efeitos plenos perante terceiros quando averbado no INPI, conforme o art. 211, e esse passo é frequentemente ignorado por quem autoriza o uso da própria marca a parceiros.

Quando alguém registrou antes

As saídas existem e dependem do caso. O direito de precedência, quando há uso anterior de boa-fé comprovado. A nulidade do registro, cabível em hipóteses legais específicas e com prazo próprio. A caducidade por desuso, quando o titular não usa. O acordo de convivência, que delimita território, público ou apresentação e permite que os dois continuem operando. E, em alguns casos, a negociação da cessão.

O que não funciona é continuar usando e torcer. Uso após notificação costuma agravar a situação, inclusive quanto a indenização, e a reputação construída não transfere direito nenhum.

O que separa quem não perde a marca

Registrar antes de investir em fachada, embalagem e campanha. Registrar no nome da empresa certa, na classe certa, nas duas naturezas. E anotar as datas de prorrogação no mesmo lugar onde se anotam as obrigações fiscais.

Oposição e nulidade: as duas janelas para reagir

Depois do depósito, o pedido é publicado na Revista da Propriedade Industrial e abre-se prazo para que terceiros se manifestem. O art. 158 da Lei 9.279/1996 prevê a oposição no prazo de sessenta dias da publicação, e o titular do pedido é intimado para manifestação em igual prazo. É a via mais barata e mais rápida de impedir que uma marca conflitante avance, e depende de alguém estar acompanhando as publicações.

Perdida essa janela, resta o processo administrativo de nulidade, que o art. 169 admite no prazo de cento e oitenta dias contados da concessão do registro, e a ação judicial de nulidade, que o art. 174 permite no prazo de cinco anos contados da data da concessão. Cada etapa exige mais prova e mais tempo que a anterior, o que torna o monitoramento sistemático da Revista mais econômico do que qualquer disputa posterior.

Marca notoriamente conhecida e marca de alto renome

São dois institutos distintos e frequentemente confundidos. A marca notoriamente conhecida, do art. 126, goza de proteção especial no seu ramo de atividade independentemente de estar depositada ou registrada no Brasil, em aplicação da Convenção da União de Paris. A marca de alto renome, do art. 125, é aquela registrada no Brasil que recebe proteção especial em todos os ramos de atividade, mediante reconhecimento pelo INPI.

Para a empresa de médio porte, o ponto prático é outro: nenhum dos dois regimes dispensa o registro na própria atividade. Eles ampliam proteção de marcas já consolidadas, não substituem o depósito de quem está construindo a sua.

Colidência: como o INPI compara duas marcas

O art. 124, XIX, veda o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação. A análise não é de identidade literal: considera semelhança gráfica, fonética e ideológica, somada à afinidade entre os produtos ou serviços.

Daí decorrem dois cuidados antes de investir em um nome. Fazer busca prévia que vá além da grafia exata, cobrindo variações sonoras e marcas semelhantes nas classes afins. E evitar sinais de baixa distintividade, formados por expressões descritivas do próprio produto, porque o art. 124, VI, veda o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, salvo quando revestido de suficiente forma distintiva.

O que fazer ao receber notificação de uso indevido

Primeiro verificar a situação real da marca de quem notifica: se o registro existe, em qual classe, se está vigente e se há uso comprovado. Notificação costuma ser enviada com base em pedido ainda em exame, o que muda inteiramente a posição das partes. Em seguida, levantar as próprias provas de uso anterior, porque o art. 129, §1º, assegura direito de precedência a quem usava de boa-fé marca idêntica ou semelhante há pelo menos seis meses antes do depósito de terceiro.

O que não convém é nem ignorar nem ceder de imediato. Ignorar amplia o período de uso questionado e o valor de uma eventual indenização. Ceder sem análise descarta a possibilidade de coexistência negociada, solução frequente quando as atuações são distintas o bastante para afastar confusão, formalizada por acordo e, conforme o caso, levada ao INPI.

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Conteúdo informativo e autoral, sem promessa de resultado e sem oferta a caso concreto, nos termos do Provimento CFOAB 205/2021. Não constitui parecer jurídico nem cria relação advogado-cliente.

Fontes

Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial), arts. 122 e 123 (conceito e espécies de marca), 124 (sinais não registráveis), 129 e § 1º (aquisição pelo registro e direito de precedência do usuário anterior de boa-fé), 133 (vigência de dez anos e prorrogação), 142 e 143 (extinção e caducidade por desuso), 189 e 190 (crimes contra registro de marca) e 211 (averbação de contratos no INPI). Classificação Internacional de Nice, adotada pelo INPI para classes de produtos e serviços.